Mercadona, la EUIPO y el supermercado que la "estudió": por qué las marcas renombradas tienen una protección diferente - Registro de marcas alimentarias para empresas del sector alimentación

El 2 de octubre de 2026, la División de Oposición de la EUIPO firmó una resolución que rechaza el registro comunitario de la marca de una cadena turca de supermercados para servicios de venta al por mayor y al por menor de una amplia gama de productos: alimentación, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, cosmética, hogar, papelería, ropa, juguetes y productos para mascotas.

El motivo no fue que las marcas fueran idénticas. Las marcas no son idénticas. La EUIPO reconoció expresamente que la similitud visual entre ambas marcas es baja, que fonéticamente no coinciden y que la similitud conceptual es limitada. Pese a todo, estimó la oposición de la cadena española y bloqueó el registro en la Clase 35.

Este resultado no se explica con la regla ordinaria del derecho de marcas. Se explica con otra.

La regla ordinaria y la regla especial

Cuando alguien solicita registrar una marca en la Unión Europea, el titular de una marca anterior puede oponerse si considera que hay riesgo de confusión para el público. Esa es la regla general, recogida en el artículo 8.1 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. Para que prospere una oposición bajo este artículo, es necesario demostrar que las marcas son iguales o similares y que los productos o servicios que designan también lo son, de manera que el consumidor pueda pensar que proceden de la misma empresa.

Pero hay otra figura. El artículo 8.5 del mismo Reglamento protege a las marcas que gozan de renombre en la Unión Europea de una manera distinta y más amplia. Aquí no hace falta demostrar confusión. No hace falta que los productos o servicios sean similares. Basta con que exista un vínculo en la mente del público entre la marca solicitada y la marca anterior renombrada, y que el uso de la nueva marca pudiera beneficiarse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la primera, o causarle un perjuicio. Las directrices de la EUIPO sobre marcas renombradas desarrollan los criterios aplicables en detalle.

En el caso que aquí se examina, la cadena turca no solicitaba registrar algo idéntico a la marca española. Pero la EUIPO consideró que la similitud de conjunto, la coincidencia en el esquema de colores, la estructura visual circular y la referencia a la compra en ambos logos, colocados en el contexto de una cadena de supermercados con marcas propias concebidas de manera muy similar a las del operador español, creaba ese vínculo de asociación. Y que ese vínculo, unido al altísimo nivel de renombre de la marca española en España, era suficiente para aplicar la protección del artículo 8.5.

Qué es el “vínculo” que exige el artículo 8.5

El test del artículo 8.5 no pregunta si el consumidor confunde una marca con otra. Pregunta si el consumidor, al ver la marca nueva, piensa en la marca renombrada. Es una diferencia sutil pero relevante.

Un consumidor puede perfectamente identificar que la cadena turca no es Mercadona. Puede saber que es turca, que los productos son distintos, que el nombre es diferente. Y aun así, la EUIPO puede considerar que la imagen visual evoca a la cadena española, que esa asociación mental existe, y que sacar provecho de esa evocación constituye un aprovechamiento indebido del renombre ajeno.

Este es el núcleo del litigio y la razón por la que el caso resulta instructivo para cualquier empresa que haya construido una marca con peso real en su sector. La protección bajo el artículo 8.5 no depende de que el imitador llegue a confundir al público. Depende de que el imitador se aproveche de la imagen que el titular original ha construido durante años. Este mismo principio explica por qué una marca puede tener conflicto con otra aunque operen en sectores distintos cuando una de ellas tiene renombre suficiente, algo que tratamos en detalle en el artículo Mismo nombre, distinto sector: ¿seguro que no hay conflicto de marca?.

La declaración que se convirtió en prueba

En las oposiciones de marca, la prueba del renombre es habitualmente el elemento más costoso y más técnico. Hay que acreditar cuota de mercado, publicidad, presencia geográfica, volumen de ventas, encuestas de notoriedad. Es un trabajo documental extenso.

En este caso, el operador español contaba con un argumento adicional que pocas veces aparece con tanta claridad en los expedientes: una declaración pública del propio responsable ejecutivo de la empresa rival, publicada en una revista de negocios turca, en la que reconocía haber estudiado y analizado al operador español como modelo de referencia para el diseño de su propio negocio.

Ese tipo de declaración, usada como prueba dentro del expediente ante la EUIPO, es un material extraordinariamente valioso. Convierte lo que podría haber sido una discusión técnica sobre grados de similitud en algo mucho más sencillo de entender: la propia empresa que solicita el registro ha reconocido haber tomado como referencia explícita a la empresa que se opone.

No es que la EUIPO haya basado su resolución exclusivamente en esa declaración. El análisis jurídico de las marcas es independiente de las intenciones del solicitante. Pero en el conjunto del expediente, ese reconocimiento tiene un peso considerable a la hora de evaluar si el uso de la marca nueva se beneficiaría indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

Lo que la resolución no hizo

La resolución del 2 de octubre no es una victoria total. La propia EUIPO reconoció que la oposición fue estimada solo parcialmente: la empresa turca puede seguir aspirando a registrar su marca para una serie de productos que quedan muy lejos del negocio habitual de un supermercado, como artículos de pesca, animales vivos y huevos fértiles para incubación. Las costas del procedimiento se dividieron entre las partes en proporción al resultado.

Tampoco impide que la empresa turca siga operando sus más de 350 establecimientos en Turquía. El derecho de marcas de la Unión Europea no tiene efectos territoriales extracomunitarios. Lo que la resolución bloquea es la posibilidad de registrar esa marca como marca de la Unión Europea para operar en el mercado interior europeo bajo esa identidad, al menos en las clases en que la oposición prosperó.

Y la empresa turca puede recurrir. El proceso ante la EUIPO contempla el recurso ante la Sala de Recurso, y posteriormente la vía judicial ante el Tribunal General de la Unión Europea. Los plazos son largos, los procedimientos son costosos y los resultados no siempre son predecibles. El expediente en cuestión lleva en marcha varios meses: ya había una primera resolución anterior que había rechazado el registro de la marca para varios productos. Esta segunda completa el bloqueo en la Clase 35, pero el asunto dista de estar cerrado.

Este tipo de dinamismo entre victorias parciales y procedimientos prolongados es habitual en el derecho de marcas, y lo hemos analizado en casos anteriores como el del formato de televisión y su protección como marca, donde tener un nombre conocido no siempre equivale a controlar todos los derechos.

Qué enseña este caso a quienes tienen una marca fuerte

La primera enseñanza es procesal: registrar la marca en la Clase 35 importa. La Clase 35 ampara los servicios de venta al por mayor y al por menor de productos. Muchas empresas del sector distribución registran sus marcas para los productos que venden, pero olvidan el registro del servicio de venta en sí mismo. Ese registro es el que hace posible oponerse a otro operador que pretenda entrar en el mercado europeo con un concepto similar. Si quieres saber cómo funciona este tipo de protección, puedes consultar nuestros servicios de registro y protección de marca.

La segunda enseñanza es estratégica: el renombre no se presume. Hay que documentarlo, acreditarlo y actualizarlo. Para poder invocar el artículo 8.5, el oponente debe demostrar ante la EUIPO que su marca goza de renombre en la Unión Europea, y debe hacerlo con pruebas concretas: campañas publicitarias, datos de penetración de mercado, presencia en medios, encuestas de reconocimiento, datos de ventas. Una empresa que no ha gestionado ese expediente de renombre tiene una marca más difícil de defender bajo este artículo.

La tercera enseñanza atañe más a quien está en el lado del solicitante: hay declaraciones que suenan bien en una entrevista de negocios y que resultan problemáticas en un expediente ante la EUIPO. Reconocer que se ha tomado como modelo de referencia a un competidor consolidado en el mercado en el que se pretende entrar no es, en sí mismo, una infracción. Pero cuando hay similitudes visuales y de concepto entre ambas marcas, ese tipo de reconocimiento se convierte en un elemento que puede terminar citado en una resolución oficial.

Una nota sobre los tiempos

La protección de marca en Europa no es un trámite de una sola vez. Es un proceso que requiere seguimiento, inversión en procedimientos de oposición y, con frecuencia, disposición para mantener posiciones durante años. Para las empresas que tienen marcas con renombre real, ese esfuerzo tiene sentido. Para las que no lo tienen todavía, esta resolución es un buen recordatorio de por qué construirlo vale la pena.

Lo que ha ocurrido aquí no es un caso excepcional. El escenario de una empresa que entra en un mercado nuevo con una identidad visual muy cercana a la del líder establecido es relativamente frecuente, especialmente en sectores de gran consumo y distribución. El artículo 8.5 existe precisamente para que las empresas que han invertido en construir una marca reconocible puedan defender esa inversión frente a quien pretenda aprovecharse de ella, aunque no haya confusión directa.

La pregunta relevante para cualquier empresa no es si su marca está registrada. Es si su marca está registrada donde corresponde, con el alcance adecuado y con la documentación de renombre necesaria para defender esa posición cuando haga falta.