La protección de una marca no registrada es poco frecuente ya que de poco serviría entonces registrar el signo o el registro de una marca si se otorgara la misma protección a aquellos que no se registran. Sin embargo los tribunales, cuando concurren ciertas circunstancias, acceden a ello, otorgando protección a determinados signos que son notorios incluso antes de su registro.

Sobre este asunto resulta interesante el Auto 14/2020 dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona el 24 de enero de este año, que acuerda la práctica de medidas cautelares contra la empresa ELCHIM SPORTS S.L., obligándole cesar en el uso del signo Supreme para distinguir prendas de vestir y otros accesorios.

La solicitante de tales medidas es la empresa norteamericana CHAPTER 4 COPR. DBA SUPREME, titular de más de 130 solicitudes y registros del signo Supreme en más de 50 países y bajo la pretensión de su derecho prioritario sobre el signo no registrado Supreme en España, reclamaba el uso exclusivo sobre el referido signo en el territorio español, prohibiendo de este modo su uso a ELCHIM considerando su notoriedad conocida suficiente y aprovechamiento indebido por parte de la anterior, ello en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París, al comercializar tanto en sus dos tiendas físicas como a través de su página web, productos idénticos o muy similares a los suyos, con la marca SUPREME.

El mismo día en que solicitaba las medidas cautelares, la actora interpuso demanda de nulidad al entender que el registro de la marca española “Supreme Spain” era un registro efectuado de mala fe. El Juzgado de Instancia desestimó la medida considerando no acreditada ni la urgencia requerida ni la notoriedad de la marca Supreme en España.

Sin embargo, la Audiencia en la referida resolución revoca lo anterior al entender que se justificó de forma suficiente la solicitud de medidas de forma no conjunta con la demanda, considerando que concurrían razones suficientes de urgencia y necesidad en tal momento previo a la interposición de demanda, ya que para esto último la actora necesitaba recabar más datos para evidenciar la existencia de la infracción posteriormente reclamada.

La Audiencia repasa la jurisprudencia y Recomendaciones de la OMPI sobre la protección de las marcas que son notoriamente conocidas, analizando si en el presente supuesto concurren los criterios que deben ser tomados en consideración para analizar si una marca es o no “notoriamente conocida” y que son los siguientes:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes, […]

Partiendo de lo anterior, la Audiencia Provincial considera acreditada la notoriedad del signo Supreme en España, al tener en cuenta entre otros factores, la presencia de la marca en medios de comunicación, el prestigio alcanzados por la marca en el mercado e incluso su valor económico, cifrado en 1 billón de dólares.

También se estima en el Auto, la existencia de “pericullum in mora”, al entender que concurren circunstancias que privarían en buena medida de efectividad a la sentencia de no accederse a la tutela cautelar solicitada y añadido la anterior estiman en el fallo del Auto la solicitud de medidas cautelares, acordando así el cese provisional en el uso del signo Supreme, Supreme Spain o cualesquiera otros signos que incluya el término Supreme.

La decisión de la Audiencia sienta un precedente decisivo en la lucha contra las empresas que se presentan en el tráfico económico como falsificadores legales, al tener en cuenta la existencia de notoriedad de las marcas que sin estar registradas, son notoriamente conocidas en la sociedad.