Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha provocado inquietud entre abogados y titulares de derechos de propiedad industrial. En el marco de un procedimiento por infracción de marcas, el Tribunal ha avalado que un demandado pueda paralizar un juicio simplemente presentando una solicitud de nulidad o caducidad de la marca en la EUIPO, incluso si lo hace después de haber sido demandado.

Este fallo ha alterado la doctrina que regía hasta ahora los litigios relacionados con la infracción de marcas de la Unión Europea, y plantea un nuevo escenario donde los procedimientos judiciales podrían verse suspendidos durante años.

Un nuevo frente en la infracción de marcas

Hasta ahora, en casos de infracción de marcas, si el demandado quería impugnar la validez de la marca alegada, debía presentar una solicitud de nulidad antes del inicio del proceso judicial o interponer una demanda convencional. Ahora, con la nueva sentencia del Supremo, esta táctica se ha transformado en una auténtica revolución procesal. El demandado podrá frenar un procedimiento por infracción de marcas con el solo hecho de presentar una solicitud de nulidad una vez ya demandado, dejando el juicio suspendido hasta que la EUIPO se pronuncie de forma definitiva, lo que puede tardar hasta seis años.

Pero, ¿qué dice la normativa sobre infracción de marcas? El Reglamento de marca comunitaria establece que el juez podrá suspender un procedimiento por infracción de marcas cuando haya en marcha un procedimiento de nulidad, pero tradicionalmente esto se entendía solo válido si la solicitud ante la EUIPO era anterior a la demanda.

Ahora, el Supremo ha interpretado que esa suspensión también puede aplicarse si la solicitud se realiza después de iniciada la demanda. Esto deja al titular de la marca en una posición más débil frente a estrategias dilatorias del demandado. Aunque existe una excepción legal —que permite continuar el procedimiento judicial si hay “razones especiales”—, la ley no aclara cuáles podrían ser esas razones.

Medidas cautelares como defensa ante la infracción de marcas

Una de las posibles soluciones para los titulares que sufren una infracción de marcas es solicitar medidas cautelares que detengan temporalmente el uso de la marca presuntamente infractora mientras se resuelve el conflicto en la EUIPO. Sin embargo, este recurso no es sencillo: el solicitante debe demostrar los daños que sufre y justificar las consecuencias económicas de la medida.

Esto significa más costes y carga de prueba para el titular legítimo, mientras el demandado puede frenar el juicio sin grandes requisitos ni necesidad de justificar su petición.

Es importante indicar que esta sentencia solo aplica a marcas de la Unión Europea, no a las marcas registradas a nivel nacional. La ley española de marcas, en su artículo 61 bis, prohíbe que el demandado utilice como defensa una solicitud de nulidad ante la OEPM una vez presentada la demanda, obligándole a presentar una reconvención en el mismo proceso.

Este desajuste entre la legislación nacional y comunitaria evidencia la necesidad de una reforma. Desde distintos sectores se reclama una modificación del Reglamento de marca comunitaria que impida suspender juicios por infracción de marcas con solicitudes de nulidad posteriores a la demanda, tal como ya contempla la legislación española.

El precedente que ha dado lugar a esta sentencia surgió del conflicto entre Vega Sicilia y Bodegas Sanviver. Vega Sicilia demandó por infracción de marca a Sanviver, que usaba el nombre “Único” —una marca registrada por Vega Sicilia para uno de sus vinos— en la comercialización de vermut.

Sanviver negó la infracción pero no presentó reconvención. Más adelante, ya iniciado el juicio, presentó una solicitud de nulidad ante la EUIPO. Aunque los tribunales inferiores no dieron valor a esta acción y fallaron a favor de Vega Sicilia, el Supremo ha cambiado el rumbo y ordenó suspender el juicio hasta que la resolución de la EUIPO sea firme.

¿Qué consecuencias tiene para las marcas?

La sentencia abre la puerta a que cualquier juicio por infracción de marcas en el ámbito de la Unión Europea pueda verse paralizado por años, con un simple trámite administrativo por parte del demandado. Esto supone un cambio radical que podría usarse con fines estratégicos para dilatar la resolución judicial y debilitar la protección de los derechos marcarios.

Para titulares de marcas comunitarias, esta sentencia incrementa los riesgos y reduce la seguridad jurídica. En este nuevo contexto, es fundamental:

• Anticipar escenarios de conflicto de marcas..

• Evaluar estrategias preventivas en el registro y defensa de marcas.

• Contar con asesoramiento jurídico especializado en propiedad industrial.

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