¿Sabías que el registro de marca puede ser una de las mejores inversiones para tu negocio? 

¿Para qué sirven las marcas?

La marca cumple un importante papel en las estrategias de desarrollo y comercialización, contribuyendo a proyectar la imagen y reputación de los productos y servicios que ofrece la empresa, que serán de esta forma identificados por los consumidores.

Los consumidores se “apegan” a ciertas marcas con base en sus preferencias y predilección por las cualidades o características que presenta la Marca, estando dispuestos a pagar más por un producto de marca que reconocen y que responde a sus expectativas. Esta siempre será la principal respuesta a la pregunta para qué sirven las marcas.

Las funciones principales que cumple la Marca pueden agruparse en las siguientes:

• Diferenciación de productos y servicios de una empresa, garantizando que los consumidores los distingan de otros similares.
• Función de garantía, ya que los productos y servicios que designe la Marca presentan una calidad concreta que deberá ser respetada en caso de que se hayan concedido licencias sobre el referido título de propiedad.
• Ventaja competitiva al otorgar el derecho exclusivo de uso del producto o servicio protegido, permitiendo además impedir que terceros comercialicen productos o servicios similares con la misma marca o una tan similar que pueda generar confusión.
• Es un instrumento de comercialización, avance y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, y para poder disfrutar de todas las ventajas descritas, es necesario registrar la marca, ya que así evitaremos sufrir las consecuencias de quienes conociendo esta circunstancia deciden aprovecharse y utilizar productos y servicios no registrados de forma fraudulenta, beneficiándose de esta forma del esfuerzo de quien por mero desconocimiento no registró su Marca.

Es por ello que, atendiendo a todas las ventajas que otorga el Registro y los grandes inconvenientes que se derivan de no hacerlo, desde Get One Mark te recomendamos que registres tu marca.

Nuestro equipo, que trabaja a nivel europeo y mundial, le prestará el servicio que necesita, garantizando el éxito en el registro de la marca,

• detectando parecidos de nuevas solicitudes de registro de marcas que pudieran lesionar los derechos de tu empresa,
• contestando suspensos por oposición de terceros o defectos de fondo y formales y,
• asegurando de esta forma la más alta protección de su Marca. 

¿Por qué es importante tener mi marca registrada?

Registrar tu marca es fundamental por diversas razones que van más allá de simplemente establecer una identificación en el mercado. Aquí hay algunas razones clave por las cuales es importante tener tu marca registrada:

a) Protección Legal:

• • El registro de marca confiere derechos legales exclusivos sobre el uso de esa marca en relación con los productos o servicios especificados. Esto te otorga la capacidad de tomar medidas legales contra aquellos que intenten usar una marca similar o idéntica, protegiendo así tu identidad comercial.b) Prevención de confusión en el mercado:

• • Al tener tu marca registrada, reduces el riesgo de confusión entre los consumidores. Una marca registrada te brinda un estatus claro y protegido, evitando que otras empresas utilicen nombres similares que puedan generar confusión entre los clientes.c) Valor Comercial y Reputación:

• Una marca registrada puede aumentar el valor comercial de tu empresa al conferirle una identidad única y protegida. Además, el registro de marca está vinculado a la reputación de tu empresa, ya que los consumidores asocian las marcas registradas con calidad y autenticidad.d) Diferenciación Competitiva:

• En un mercado saturado, la diferenciación es clave. Una marca registrada te distingue de la competencia, facilitando la construcción de una imagen sólida y confiable en la mente de los consumidores.e) Licenciamiento y Franquicias:

• Si planeas expandir tu negocio a través de licenciamiento o franquicias, una marca registrada proporciona un activo valioso y transferible que puede ser utilizado por terceros bajo ciertas condiciones. Esto puede generar ingresos adicionales para tu empresa.f) Facilita Transacciones Comerciales:

• Al tener tu marca registrada, facilitas las transacciones comerciales y la entrada a nuevos mercados. Muchos socios comerciales, distribuidores y minoristas pueden considerar la presencia de una marca registrada como un indicador de compromiso serio con la calidad y la propiedad intelectual.g) Prevención de Cybersquatting:

• El registro de tu marca puede ayudar a prevenir el cybersquatting, que es la práctica de registrar nombres de dominio con la intención de venderlos a sus legítimos propietarios a precios elevados.

5 cosas que debes saber antes del registro de marca

El registro de marca no es obligatorio, pero si te recomendamos hacerlo para proteger la imagen porque:

• Con el registro nos aseguramos el uso exclusivo de ella.
• Con el uso exclusivo nos aseguramos que el cliente nos identifique y no nos confunda con otras marcas.
• Aporta prestigio y una “mejor imagen” a la empresa.

A continuación, analizamos las 5 preguntas básicas que nos hacen nuestros clientes antes de registrar su marca.

¿Registro de Marca o de nombre comercial?

Siempre existe confusión previa al registro entre estos conceptos. Además, organismos como la EUIPO ni siquiera identifican diferencias entre ambos. No obstante, la OEPM sí aclara que hay diferencias dando opción al registro de ambas, aunque lo más común es optar por el registro de marca.

¿Y qué diferencia hay? La marca, es un signo o denominación que distingue productos o servicios del resto de mercado, sin embargo, el nombre comercial identifica la actividad que desarrolla una empresa y permite diferenciarla del resto de empresas del mismo o distinto sector.

Por poner un símil, la marca se puede referir a el logo o símbolo que identifica a una empresa y sus productos, mientras que el nombre comercial es el nombre con el que la empresa se presenta al público.

Vamos a proceder a aclarar el significado de estos tres términos, ya que normalmente suelen coincidir y por esto pensamos que es lo mismo, pero nada más lejos de la realidad.

Las diferencias entre marca, nombre comercial y denominación social radican en su naturaleza, propósito y ámbito de aplicación. Aquí hay una breve explicación de cada uno:

1. Marca:
   • Naturaleza: La marca se refiere a la identificación distintiva de productos o servicios de una empresa. Puede incluir elementos como nombres, logotipos, eslóganes, colores, sonidos, o cualquier combinación de estos, que sirven para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
   • Propósito: El propósito principal de una marca es distinguir los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores en el mercado. Además de esta función distintiva, la marca también puede influir en la percepción del consumidor sobre la calidad, confiabilidad y otros atributos asociados a la empresa.
2. Nombre Comercial:
   • Naturaleza: El nombre comercial es el nombre bajo el cual una empresa realiza sus operaciones y lleva a cabo sus actividades comerciales. Puede coincidir o no con el nombre legal de la empresa.
   • Propósito: El nombre comercial se utiliza para identificar y distinguir a la empresa en el ámbito comercial y ante los consumidores. Aunque no confiere derechos específicos de propiedad sobre la identidad, su uso continuo puede generar derechos de uso exclusivo en determinadas jurisdicciones.
3. Denominación Social:
   • Naturaleza: La denominación social es el nombre legal registrado de una empresa, utilizado para identificarla en documentos legales y oficiales. Es el nombre bajo el cual la empresa está legalmente constituida.
   • Propósito: La denominación social es esencial para la identificación legal de la empresa y se utiliza en documentos legales, contratos, registros oficiales y otros aspectos formales. Puede o no coincidir con el nombre comercial de la empresa.

 

2. ¿Qué puedo registrar como marca?

En España hay además, varios tipos de derechos en relación a la propiedad industrial y al registro de marcas:

• Patentes y modelos de utilidad: inventos de productos o procedimientos que puedan replicarse con fines industriales
• Marcas y nombres comerciales: Los signos distintivos que contienen combinaciones de gráficos
• Diseños industriales: refiriéndose a la apariencia o forma exterior de un producto
• Topografías de productos semiconductores: Usados en electrónica y diseño industrial

3. Estudio de Viabilidad

Antes de registrar una marca, se debe hacer un estudio para saber si la denominación o logotipo que quieres registrar están previamente registrados o hay alguna marca parecida a la tuya. Con esto se evitan futuras oposiciones por parte de otras empresas que derivan en trámites legales y la posible anulación del registro.

Desde Get One Mark, realizamos estos estudios para garantizar así la concesión de la marca y evitar problemas e inconvenientes durate el proceso de registro de marca.

4. Clasifica tus productos

Antes de hacer la solicitud, debes saber cómo se clasifican los productos que vas a vender bajo el nombre de la marca que quieres registrar. Para ello, está la Clasificación de Niza, y en ella tendrás que seleccionar las clases y subclases que mejor se adapten a tus ventas. Estas son las clases que existen:

Recuerda que por cada clase adicional, el precio de la tasa aumenta, y además cuantas más subclases solicites, mayor riesgo de oposición existe. Por ello, hay que ser muy rigurosos en la elección y contar con un profesional que asesore en el procedimiento.

5. ¿Cuánto dura el registro?

Una vez presentada y validada la solicitud por el organismo correspondiente, se concede un uso por la marca registrada de 10 años. Una vez pasados estos 10 años, se tendría que renovar. Si no se llevara a cabo dicha renovación, los derechos sobre la marca se perderían.

Desde Get One Mark te tramitamos todo el proceso, desde la solicitud de marca con previo estudio de viabilidad hasta la gestión de oposiciones por parte de otras marcas. Para ello, contamos con un equipo de abogados especializados, y un equipo que te asesorará en todo lo que necesites saber antes de realizar el registro.

¿Cómo se lleva a cabo un registro de marca?

El procedimiento y forma de cómo registar una marca es aplicable tanto para la marcas como para el caso de un nombre comercial o un logotipo, debiendo seguirse los mismos trámites para uno y otro caso.

Para saber si una marca determinada está registrada, la Oficina de Patentes y Marcas cuenta con una base de datos en la que se encuentran todas las denominaciones de marca. Acudiendo al directorio disponible en su página web, podemos consultarlo y ver si la marca que queremos proteger ya está registrada.

Una vez constatemos que la marca que queremos registrar está disponible, deberemos comenzar nuestro procedimiento de registro, que puede realizarse tanto de forma presencial como de forma online. En ambos casos deberemos abonar las tasas de solicitud. Si optamos por hacerlo de forma presencial, deberemos rellenar el formulario de solicitud de Registro de Marca, definiendo los datos que van a identificar a la marca además de la información pertinente sobre el solicitante y el representante.

La solicitud se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas y la misma deberá acompañar el justificante de pago de la tasa, además de la autorización del representante en caso de que intervenga alguno. De faltar algún requisito, la Oficina otorgará un plazo de subsanación de un mes para corregir los defectos que la misma adolezca.

El trámite de registro online se realiza a través de la Sede Electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Errores más frecuentes al registrar una marca 

1.    Clasificación incorrecta.

Como hemos expuesto anteriormente,  para registrar una marca de forma correcta, es identificar en qué clasificación se encuentra la tuya. Es muy importante saber cuál es la descripción que deberá incluirse en el proceso para que la protección y el registro sean los adecuados. En caso contrario, nos podrán denegar el registro de marca.

2.    Confundir razón social con marca

Si confundimos razón social con marca en contratos o en documentos fiscales, estos podrían no ser legalmente válido. Los clientes también puede confundirse si los nombre usados no coinciden. También, puede haber problemas para registrar o proteger la marca si el nombre coincide con una razón social existente.

3.    Usar un nombre ya existente o demasiado genérico como marca 

Es importante elegir un nombre que sea distintivo y original. Un buen nombre debe ser fácil de recordar y pronunciar, y debe reflejar la identidad de la empresa y sus productos o servicios.

Aquí hay algunos consejos para elegir un nombre distintivo y original:

• Utiliza palabras que no sean comunes o que tengan un significado especial para tu empresa.
• Crea un acrónimo o una abreviatura.
• Utiliza un juego de palabras.

Por ejemplo, la marca de zapatos “Nike” es un nombre distintivo y original porque es una abreviatura de la palabra griega “Niké”, que era el nombre de la diosa de la victoria.

4.    Que el logotipo y la denominación no coincidan

El logotipo y la denominación de una marca deben coincidir. Si el logotipo y la denominación son diferentes, la Oficina de Patentes y Marcas no aceptará la denominación y exigirá que todo elemento denominativo que aparece en el logotipo esté en la denominación de la marca.

Por ejemplo, la marca española SEAT tiene un logotipo que es una “S”, por tanto si quieres registrar el logotipo junto a la denominación, se debe registrar la denominación de la marca “S SEAT”.

5. No realizar una búsqueda previa

Este es otro de los errores más habituales en los registros de marca diarios. No hablamos de un error técnico, dado que la marca podrá ser registrada. Sin embargo, lo más probable es que aquella marca que estaba previamente registrada se oponga a la tuya.

6.    Falta de capacidad jurídica para ser titular

A la hora de registrar una marca, también es fundamental escoger bien quien va a ser el titular de la misma. Deberá tratarse de una persona jurídica o persona física, aunque también cabe la posibilidad de que una misma marca sea solicitada por varias personas a la vez en régimen de cotitularidad. Es aquí donde se cometen muchos errores, dado que hay que recordar que algunas figuras carecen de personalidad jurídica propia. Sería el caso de las comunidades de bienes, por ejemplo. En este caso, la marca no podría registrarse, si no que uno de los comuneros deberá hacerlo a su nombre de manera individual.

Oposición al registro de marca

Ntificación de la oepm y plazos

La OEPM suele enviar este correo unos 7 días antes de publicar la solicitud de registro de la nueva firma. En ese email te informan sobre el número registral de la futura marca y sobre la fecha de publicación de la misma. Esta información es esencial para realizar la oposición de registro de marca.

A partir de la publicación de la solicitud de la nueva marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual, habrá dos meses para oponerte a su registro. Si en este plazo usted no formula su oposición, la OEPM no podrá denegar la nueva solicitud.

Antes de realizar formulación, es importante investigar la marca y analizar si verdaderamente entra en conflicto con nuestra firma. ¿Podría confundirlas un consumidor? Probablemente no es tan fácil responder esta pregunta, por ello es recomendable asesorarse por abogados especializados en marcas y valorar si presentar o no la oposición de registro. Esto nos ocurrió de hecho en un caso en que se analizaba una familia de marcas y hubo una oposición por ese concepto. Por cierto, lo ganamos.

Formulación de oposición al registro de una marca

¿Quién puede presentar la oposición? El titular de la marca, un agente de la propiedad industrial o un representante autorizado. Podrá realizarla de modo presencial o telemático.

¿Cuáles son las tasas del registro de oposición? 37,52 euros  por cada solicitud impugnada.

¿Qué documentación deberá cumplimentar? El modelo 4104. El mismo formulario proporciona varias causas de oposición, entre las que se puede elegir una o varias si es pertinente. Son las siguientes:

1. Registro o solicitud anterior. Si la marca está solicitada con anterioridad.
2. Artículo 5.1. Ley de Marcas.Si existe alguna causa de prohibición absoluta.
3. Artículo 9 Ley de marcas. Cuando exista algún derecho anterior del que es ajeno el nuevo solicitante. Ej: Nombre civil o imagen que identifique a una persona distinta a la solicitante de la marca.
4. Artículo 10 Ley de Marcas. Si se da un caso de “marca de agente o representante”, por no poseer el permiso del titular de la marca para realizar el registro.
5. Artículo 6.2.d. Marca no registrada, notoriamente conocida.  Las marcas no registradas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca, sean “notoriamente conocidas” en España, también podrán ser objeto de oposición.

Además, hay que añadir un texto argumentativo defendiendo la impugnación del registro. Es recomendable que este se construya sobre declaraciones sólidas, coherentes, ajustadas al derecho, evitando la falta de claridad, las reiteraciones o puntos de vista subjetivos.

Razones de la denegación de la oposición al registro

• Presentación fuera de plazo
• Impago de la tasa
• No identificación de la solicitud contra la que se formula la oposición
• No se presenta el poder de representación

Aún así, dan 10 días para subsanar estos errores.

Resolución de la oposición al registro

El solicitante de la nueva marca tendrá un mes para contestar a tu oposición y la OEPM resolverá si acepta la oposición o la deniega, en cuyo caso el opositor no podrá insistir. Actualmente, hemos ganado todos los casos de defensa u oposición de marca pues elaboramos todos nuestros escritos por abogados especializados con base y fundamentación legal.

Como abogados de marcas,  les recomendamos que antes de oponerse, se deje asesorar por un especialista. Consúltenos sin ningún compromiso. Si quiere saber más sobre las últimas novedades de la Ley de Marcas, siga leyendo.