Por “familia de marcas” entendemos aquel conjunto de signos distintivos de una misma empresa que comparten un término o elemento común, de modo que permiten la identificación de sus productos mediante una denominación o característica común entre ellos.

Muchas empresas distinguen a menudo los productos o servicios que comercializan mediante el uso de un término común (ej. “NES”: Nestlé, Nesquik, Nescafé, etc.), pudiendo ser tanto un prefijo como un sufijo que se modifica mediante la adhesión o supresión de otras sílabas. Con ello se pretende que el consumidor asuma que todas aquellas denominaciones que contienen el término común tienen el mismo origen empresarial.

Sin embargo, resultan relativamente frecuentes los conflictos entre empresas que desean inscribir como marcas determinadas denominaciones que acuñan el término común de una familia de marcas. Siguiendo con el ejemplo anterior, una empresa que deseara inscribir una marca con la denominación “Nesbeat” podría tener problemas si el dueño de la familia de marcas “NES-x” considera que el registro de la anterior podría ocasionar cierta confusión para los consumidores.

El elemento común debe ser suficientemente identificativo del producto o servicio que designa, esto es, debe poseer “fuerza distintiva” que permita diferenciar los productos que se integran en la “familia de marcas” de otros, de forma que el público crea que todos los signos que integran ese elemento común provienen de la misma empresa.

En otro artículo publicado en nuestro Blog, os contamos cómo en GetOneMark habíamos conseguido el registro de 3 marcas pese a la oposición de otras 22 marcas españolas y europeas, al considerar el oponente que con ello se estaría vulnerando la legislación marcaria en tanto en cuanto las marcas cuyo registro se pretendía, integraban en su denominación la terminación “-POL”, al igual que las del oponente , que alegaba ser titular de la familia de marcas con ese término y consideraba que tal “coincidencia” podría generar confusión o riesgo de asociación de productos en el público consumidor.

Sin embargo, y tras un arduo proceso de oposiciones y recursos, la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) nos dio la razón, al considera, entre otros aspectos, que:

• Tras una comparación de los signos en conflicto, existen suficientes diferencias fonéticas, denominativas y de conjunto entre ellas, puesto que “la coincidencia en la terminación “-POL” no se puede considerar suficiente para que, con coincidencia aplicativa, se concluya el riesgo de confusión prohibido”.
•  Desde un punto de vista gráfico, “presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual”.
• Con respecto a la dimensión conceptual, “evocan ideas/pensamientos/conceptos suficientemente diferenciados”

En relación al “riesgo de confusión”, la OEPM, en su resolución trae a colación diferentes Sentencias que determinan que, “aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos” afirmando finalmente que “aún dándose la relación aplicativa que en este caso existe, no hay riesgo de error por ello, no es aplicable la prohibición citada, pues los distintivos, aunque se tenga presente el principio de interdependencia, son suficientemente desemejantes como para evitarlo”

Para evitar ese tipo de problemas, que devienen en largos y tediosos procesos, es recomendable contar con un equipo especializado en derecho de marcas que defienda y proteja los derechos que confiere el registro de una marca, evitando su uso ilícito por parte de terceros o consiguiendo el registro, como en el presente asunto, de marcas que a priori pudieran parecer “prohibidas” pero que sin embargo, no lo son. GetOneMark cuenta con un equipo especializado en derecho marcario que, trabajando a nivel europeo y mundial, garantizará la máxima protección de lo que a día de hoy se ha convertido en un aspecto fundamental de la empresa: nuestra marca.